怎麼又發審查意見通知(不准),你們到底會不會辦專利?

最近收到大陸代理人的來函,告訴我們有一件發明申請又收到審查意見通知(三通),全部權利要求都不准。

先說明一下,大陸專利申請不會第一次就發出「駁回決定」(正式處份),在真正決定之前,至少會有一次「審查意見通知」(就像在台灣,核駁「審定書」發出之前,也至少要有一份審查意見通知,讓申請人「申復」)。但是「不准」的「審查意見通知」未必只有一次,也有些案件,會一連發出一通、二通、三通…乃至四通(極其罕見)。

於是,在我們報導此事後,收到客戶相當不滿的回函:依照他們大股東的經驗,本案的審查員根本就「不打算」核准,這樣拖下去難道就能過關嗎?言下之意,就差沒公開挑明說我們在騙錢!

從申請人的角度,我完全能理解客戶在看到報導函時,「不爽」的心情,想想看,一個發明申請拖三年多,而且每次都是不准、不准、不准,眼看又要花錢答辯,簡直像是無底洞,到底伊於胡底?

但是,從另一個角度想想,審查員審查本案,他們的績效由一通、二通…逐次遞減,並不是每駁一次都可以獲得相同「點數」。也就是,審查員其實巴不得趕快結案,根本不想跟我們再耗下去。那他為什麼不乾脆發出「核駁決定」呢?

很簡單,因為他不敢!

第一次審查意見通知(一通),他用第一件對比文件(D1)作為主要引證,輔佐以第二件(D2),經過我方答辯(意見陳述),審查員發現前次意見有瑕疵,打不倒我們的案件,於是增加第三件對比文件(D3),發出「二通」;不幸地,我們再度找出差異,所以第二次意見陳述後,審查員不得不重新找證據,抓出來D4,重新配合D3來駁本案(三通)。

說白一點,我們的答辯就是「讓本案一路『打不死』」。

所以委婉地回覆客戶,說「我很以我們家工程師為榮」。畢竟,去看看蘋果這類大公司在美國申請專利,你當真以為都是「一次就准」嗎?大公司申請專利,關注的點往往都是「能拿到更大的權利範圍」,即使被核駁兩三次,得到「Final Rejection」,他們還是要「續關」,再花錢進行RCE,然後又經過兩三次核駁,再拿到「Final Rejection」,還要再度提出RCE…最後才獲准,這種案件一點也不少。

千萬不要以為申請專利像是買漢堡,一手交錢,一手交貨,付完錢就等著領證書。那種速食店式、不需要「實審」的專利叫做「新型」(大陸叫「實用新型」,日本叫「實用新案」),大部分是唬人用的。相反地,唯有經過「實質審查」的「發明」案,千錘百鍊之後,進法院告侵權的「勝率」才會高,不像一大堆新型專利,去告人侵害反而最終被判決專利無效(台灣專利權人勝訴的比率往往不及三成)。

正如胡適先生所說「要怎麼收穫,先那麼栽」。要在競爭激烈的業界存活,還想拿到保障性夠好的專利,就不要怕「核駁」的歷程,真正要分辨「事務所的優劣」,其實可以看他們是否具備「怎麼答辯能讓案件不被打死」的能力。別忘了,古今名劍,都需要經過千錘百鍊。