部長先生,你以身作則地擔任了專利法的反面教材

最近,新任教育部長吳茂昆先生在立法院內被質詢時,公開承認在東華大學時,曾經以美國公司提出PCT專利申請,並且申請大陸發明專利獲准。

部長先生,你在這件事裡面,替我們的專利法治教育,做了一個最壞的反面教材,以下,將分成兩點,說明所犯的錯誤:

第一、誰是「發明」人:大家都知道你在高溫超導體領域,是一位可以獲得諾貝爾獎提名競爭資格的學者,但是,你真的懂「生物科技」嗎?我們檢索大陸專利早期公開的資料,發現以你為「發明人」的發明專利申請案,到目前為止有以下四件:

1.「锂离子电池正极金属氧化物材料、其制造方法及锂离子电池」;申请号:2011101666849,申请人:锂科科技股份有限公司; 中央研究院

2.「锂离子电池正极金属氧化物材料及锂离子电池」;申请号:2011102473966,申请人:锂科科技股份有限公司

3.「含有盘龙参(就是本次爭議的「綬草」)提取物的组合物及其药物应用」;申请号:2015800781070,申请人:师沛恩生技有限责任公司

4.「超导膜元件及超导膜元件的制备方法」;申请号:2015102338125,申请人:财团法人工业技术研究院。

有沒有發現,其他所有申請案都是跟材料化學相關,只有第三件是屬於生物科技領域。你真的是「發明人」嗎?真的可以這樣「跨領域出擊」而且有「實質貢獻」(並不是沾到邊都算)?

或許有些人會搞不清楚,誰是發明人,有這麼重要嗎?我們看到有些大公司,老闆非要把自己掛上「發明人」,甚至於不管事實是怎樣,把自己列為「唯一」的發明人,這都是危險的(尤其是關係美國專利訴訟時)。

依照專利法第5條

「專利申請權,指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」

也就是說,申請專利的「資格(申請權)」,如果不是「發明人」,就是由「發明人」合法轉移而來的。不是真實發明人,又不是合法轉移的對象,是沒有資格申請專利的。這也是專利法第71條第1項第3款所規定的「舉發」理由;嚴重起來,專利是可以被撤銷的。

此外,第7條第4項

「…,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權」。

換句話說,如果剝奪真實發明人的姓名表示權,是損害了發明人表彰自己貢獻與技術能力的權利。

在美國的專利訴訟中,如果發明人列舉不實,這種「不當行為」可能造成「訴訟無效」的結果,能不當一回事嗎?

第二、技術移轉有其規範,誰可以是「申請」人:

依據專利法第7條規定:

「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」

因此,大學教授提出研究計畫、運用學校資源所完成的專利,依法是屬於學校所有。這樣的話,教授可否「自行」申請專利?

以台大為例,如果教授認為透過學校行政程序太過曠日廢時,可以「先」自行提出申請,然後跟學校報告,由學校主管單位決定「台大要不要這件專利」,如果學校想要,可以將申請的費用還給教授,並受讓此申請權或專利權(專利歸台大,將來利益有預訂比例會分給教授的研究室);學校不要,才歸教授私人所有。

請注意,是教授以「發明人」的「個人」身份提出申請,沒有人說你可以自己決定,先「轉移給一家公司」去申請PCT或者大陸專利。

因為,專利申請的權利本來就是由發明人所有,只是因為發明人受雇於學校,權利合法移轉給學校,除非原先就「已經」簽約進行「產學合作」,談妥技術授權,或者權利讓渡(那就要有公司和學校間的契約)。否則,中間根本不存在有「師沛恩生技有限责任公司」這家公司的角色,怎麼可以由發明人自己(何況還有疑問)就決定我把申請的權利轉讓給一家私人公司呢?

所以,教育部吳部長在這次的專利申請過程中,給我們提供上述兩處反面的範例,不論吳部長你是否具有良好的學術地位,但是,不經合法途徑,就將應屬學校的權利拿走,給一家私人公司,是否涉犯刑責,恐怕才是部長你該關心的。