專利法

部長先生,你以身作則地擔任了 專利法 的反面教材

 

最近,新任教育部長吳茂昆先生在立法院內被質詢時,公開承認在東華大學時,曾經以美國公司提出PCT專利申請,並且申請大陸發明專利獲准。

部長先生,你在這件事裡面,替我們的專利法治教育,做了一個最壞的反面教材,以下,將分成兩點,說明所犯的錯誤:

第一、誰是「發明」人:大家都知道你在高溫超導體領域,是一位可以獲得諾貝爾獎提名競爭資格的學者,但是,你真的懂「生物科技」嗎?我們檢索大陸專利早期公開的資料,發現以你為「發明人」的發明專利申請案,到目前為止有以下四件:

1.「锂离子电池正极金属氧化物材料、其制造方法及锂离子电池」;申请号:2011101666849,申请人:锂科科技股份有限公司; 中央研究院

2.「锂离子电池正极金属氧化物材料及锂离子电池」;申请号:2011102473966,申请人:锂科科技股份有限公司

3.「含有盘龙参(就是本次爭議的「綬草」)提取物的组合物及其药物应用」;申请号:2015800781070,申请人:师沛恩生技有限责任公司

4.「超导膜元件及超导膜元件的制备方法」;申请号:2015102338125,申请人:财团法人工业技术研究院。

有沒有發現,其他所有申請案都是跟材料化學相關,只有第三件是屬於生物科技領域。你真的是「發明人」嗎?真的可以這樣「跨領域出擊」而且有「實質貢獻」(並不是沾到邊都算)?

或許有些人會搞不清楚,誰是發明人,有這麼重要嗎?我們看到有些大公司,老闆非要把自己掛上「發明人」,甚至於不管事實是怎樣,把自己列為「唯一」的發明人,這都是危險的(尤其是關係美國專利訴訟時)。

依照專利法第5條

「專利申請權,指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」

也就是說,申請專利的「資格(申請權)」,如果不是「發明人」,就是由「發明人」合法轉移而來的。不是真實發明人,又不是合法轉移的對象,是沒有資格申請專利的。這也是專利法第71條第1項第3款所規定的「舉發」理由;嚴重起來,專利是可以被撤銷的。

此外,第7條第4項

「…,發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權」。

換句話說,如果剝奪真實發明人的姓名表示權,是損害了發明人表彰自己貢獻與技術能力的權利。

在美國的專利訴訟中,如果發明人列舉不實,這種「不當行為」可能造成「訴訟無效」的結果,能不當一回事嗎?

第二、技術移轉有其規範,誰可以是「申請」人:

依據專利法第7條規定:

「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者,從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」

因此,大學教授提出研究計畫、運用學校資源所完成的專利,依法是屬於學校所有。這樣的話,教授可否「自行」申請專利?

以台大為例,如果教授認為透過學校行政程序太過曠日廢時,可以「先」自行提出申請,然後跟學校報告,由學校主管單位決定「台大要不要這件專利」,如果學校想要,可以將申請的費用還給教授,並受讓此申請權或專利權(專利歸台大,將來利益有預訂比例會分給教授的研究室);學校不要,才歸教授私人所有。

請注意,是教授以「發明人」的「個人」身份提出申請,沒有人說你可以自己決定,先「轉移給一家公司」去申請PCT或者大陸專利。

因為,專利申請的權利本來就是由發明人所有,只是因為發明人受雇於學校,權利合法移轉給學校,除非原先就「已經」簽約進行「產學合作」,談妥技術授權,或者權利讓渡(那就要有公司和學校間的契約)。否則,中間根本不存在有「師沛恩生技有限责任公司」這家公司的角色,怎麼可以由發明人自己(何況還有疑問)就決定我把申請的權利轉讓給一家私人公司呢?

所以,教育部吳部長在這次的專利申請過程中,給我們提供上述兩處反面的範例,不論吳部長你是否具有良好的學術地位,但是,不經合法途徑,就將應屬學校的權利拿走,給一家私人公司,是否涉犯刑責,恐怕才是部長你該關心的。

外國人的商標警告函

外國人的商標警告函 !好可怕呀!

 

上次談到一位台灣銀飾廠商收到的國內商標律師存證函,這回談的可是來自歐美國家的警告信。

早在我們成長的年代,山姆大叔就是一天到晚舉著301法案的大棒子虎視眈眈,隨時要將台灣列入「一般觀察名單」,甚至「特別觀察名單」,逼我們的行政官員和立委豬公(對不起,是「諸」公),把智慧財產權法案依照山姆大叔的指示修正。至於談專利歷史,一定會提到伊莉紗白一世的「壟斷法」,大不列顛光榮的專利篇章,絕對不容忽視。有這樣的歷史教訓,一聽到英國、美國,大家忍不住肅然起敬。

我們的客戶是台灣少數馳名國際的設計團隊,把一件創新產品發表到美國的網路募資平台,不久就收到來自英國的警告信,簡單說:發信人擁有一件超級讚的專利,已經包括所有太陽能電池相關設計,請我們客戶在48小時內簽署授權協議,支付權利金,才有合作的機會,不然請將產品下架。

客戶有點擔心,將信函轉來,依照信函所示,我們先後查詢檢索USPTO及歐洲專利局網站,咦!都沒有來函公司的專利資料耶!稍微說明一下,任何申請案在申請後一年半(18個月),若還沒獲准公告,就會被強制公開,由於一般審查時間會超過一年半,所以我們都稱這種叫「早期公開」。但無論「早期公開」或「核准公告」都沒有資料,這就有點奇怪,唯二的解釋:若非該公司的專利申請還沒到一年半,尚未早期公開也沒獲准;就是根本金光黨,純詐欺。

而且別忘了,「專利申請」根本還沒「權利」,只要不是「核准公告」,就不能擅自主張「我有專利(權)」,所以這種威嚇基本上沒有根據。回覆客戶後,客戶比較安心,決定先不理會。

一天後,新一封警告函又來了!時間限制更緊,要求明天十二點以前回覆。為表示其可信度,還寫了一串數字,說是他們的專利字號。

哇咧!在專利這行從事二十年,至少美、日、大陸、歐洲專利局,這幾個常見的字號總是認得的,這次遇上我不認識的字號了!好吧!我就不信英國人不用英文寫專利,不管他列的字號,我把可能的選項都列入考慮,包括這家公司的技術長姓名,重新查一次USPTO,還是沒有相關的耶!

最後,我只能抱歉地說,完全看不出這家公司有任何可以威脅我們客戶的武器,為替客戶省錢,並不建議輕易向美國法院提出禁制令,只要先向募資平台解釋清楚即可。

經過這次教訓可以發現,即使是外國人,也未必都認得智慧財產權,甚至未必誠實!要做國際生意,就得有國際級的準備,至少要有專業人士在背後支援,才不會平白被唬倒。當然,並不是所有「律師」都懂知識產權,甚至即使掛「專利」招牌的事務所,都未必具有同等級的專業能力,務必慎選。

 

有專利 誰理你

有專利 ?誰理你 !

 

前次說到遊戲產業的某大公司對於外人的專利提案如此不尊重,你或許會懷疑,是否遊戲產業本來就有某些互相「『借用』概念」的習慣所致?

沒關係,我們來看看傳統產業吧!

某上市金控公司和某上市物流公司,再加上我的某客戶,三者共同討論金流和物流的結合,以及產品送達的驗證,由我的客戶提出了解決方案,並且由我們替我的客戶申請了發明專利。

金流和物流的平台整合成功,報紙上登了一角新聞,金控業者和物流業者共同慶賀,唯獨不見我客戶的身影。沒辦法,誰叫創意不值錢,專利又還沒下來,拿什麼去討權利呢?

專利獲准了,客戶也準備去討公道,然後—-我們就收到了舉發理由,證據遠從海外的報紙新聞,連同實際的POSE機都從海外搬來給智慧局了,N01不夠,再來N02,接連舉發兩次,歷經一兩年,所幸我們都贏了,但已經曠日廢時、事過境遷。

再說說電子業吧,我認識的某採購經理在我面前親口說:「哪家供應商敢在我面前說『我這是專利品,你不能跟別人買』,我立刻找他的競爭對手來『破』他的專利,就不信有破不了的專利」。

要是真讓他說中了,請問世界上那麼多專利官司都是打假的?我們替客戶提起訴訟,在兩岸取得的千萬以上賠償和累積九成的勝率,也都是靠對方律師太蠢才僥倖獲勝?不致於吧!

但是,無論如何,我們得提醒任何有心要申請專利的客戶,在台灣、或者在大陸,要賺錢,恐怕還是要產品賣座,單憑擁有專利,打算出售專利或者獲取權利金發財,會有相當高的難度。當然,反過來講,請別以為專利沒有用,一旦產品暢銷賺錢,如果沒有專利來把守後門,就得眼睜睜看人家仿冒,大幅侵削你的市場,那時再後悔當初沒辦專利,可就來不及了。

(這些都是我們的親身經歷,沒有一件是二手傳播!如果你喜歡,可以分享我們的著作,但請標明來源出處)